Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 351. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ" (утв. Приказом Роспатента от 31.03.2004 N 43)

Дата документа31.03.2004
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиРекомендации · Приказ
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

УТВЕРЖДЕНЫ
в соответствии
с Приказом Роспатента
от 31 марта 2004 г. N 43

 

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

 

Используемые сокращения

 
    Закон - Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-1, введенный в действие 14 октября 1992 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации".
    ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, введенный в действие 1 января 1995 г.
    Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., к которой СССР в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 г. N 148 присоединился с 1 июля 1965 г.; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г.
    Положение о пошлинах - Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. N 793, введенное в действие 1 сентября 1993 г., в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1996 г. N 947, с изменениями и дополнениями, внесенными в него Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 апреля 1997 г. N 423, от 20 августа 1997 г. N 1058, от 31 марта 1998 г. N 372, от 14 января 2002 г. N 8, от 4 июля 2003 г. N 403.
    Правила - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. N 82 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших Правил", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. N 4852, вступившим в силу 19 октября 2003 г.
    Правила-ПМ - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. N 83 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и отмене ранее действовавших Правил", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. N 4845, вступившим в силу 21 июля 2003 г.
    РСТ, Договор - Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 г., вступивший в силу 1 июня 1978 г.
    Инструкция - Инструкция к Договору о патентной кооперации.
    Административные инструкции - административные инструкции в соответствии с Договором о патентной кооперации.
 

1. Экспертиза изобретений

 

1.1. Проверка формулы изобретения при проведении формальной экспертизы

 

1.1.1. Общие положения

 
    В соответствии с пунктом 18.2 Правил при проведении формальной экспертизы заявки проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретения.
    В подпунктах (1.9), (1.11) - (1.16) пункта 18.3 Правил приведен перечень таких требований, предъявляемых к формуле изобретения, установление нарушения которых может явиться основанием для направления заявителю соответствующего запроса. Но это не означает, что при проведении формальной экспертизы обращается внимание только на содержащиеся в этом перечне требования. Из содержания подпункта (1.18) того же пункта следует, что основанием для направления заявителю запроса может быть наличие нарушений иных требований Правил, предъявляемых к формуле изобретения. Таким образом, при проверке формулы изобретения эксперту следует принимать во внимание все требования к формуле, содержащиеся в пункте 3.3 Правил, выявление несоблюдения которых может быть осуществлено без анализа сущности заявленного изобретения.
 

1.1.2. Проверка структуры формулы

 
    1.1.2.1. Как следует из содержания пункта 3.3.2.3 Правил, пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения.
    Если изобретение относится к индивидуальному химическому соединению, штамму микроорганизма, линии клеток растений и животных либо к изобретению, не имеющему аналогов, или оно охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, формула составляется без выделения отличительных признаков. В остальных случаях заявитель вправе выбрать любую из указанных выше структур формулы.
    Формула изобретения может быть изложена без разделения совокупности признаков на части и при наличии аналога заявленного изобретения. Таким образом, если в разделе описания "Уровень техники" заявителем указан известный ему аналог, а формула изобретения составлена без выделения отличительных признаков, нарушения требований, предъявляемых Правилами к формуле, нет.
    При анализе формулы изобретения необходимо обращать внимание на то, не включена ли в нее цель изобретения. Предложение заявителю, связанное с исключением цели из формулы, составленной с разделением на части, можно подкрепить отсылкой к абзацу второму подпункта (1) пункта 3.3.2.3 Правил, в котором указано, что отличительная часть формулы излагается непосредственно после словосочетания "отличающийся тем, что".
    1.1.2.2. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.3 Правил пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения. Таким образом, наличие, например, в независимом пункте формулы нескольких предложений следует рассматривать как нарушение указанного требования.
    В то же время следует иметь в виду, что по правилам пунктуации допускается в пределах одного предложения отделение его частей друг от друга точкой с запятой. Поэтому для такого изложения заявителем пункта формулы изобретения преград не должно быть.
    1.1.2.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано заявителем в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проверяется правильность изложения последних.
    При этом следует принимать во внимание, что зависимый пункт в ограничительной части содержит лишь родовое понятие, отражающее назначение изобретения, изложенное, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на другой пункт формулы, например:
    "1. Ножницы для резки листового материала, содержащие...
    2. Ножницы по п. 1, отличающиеся тем, что...".
    Если независимый пункт формулы начинается, например, словами "Ножницы для...", а подчиненный ему зависимый пункт - словами "Устройство по п. ...", заявителю следует порекомендовать привести в соответствие родовые понятия, указанные в разных пунктах формулы, исходя из требования единства терминологии.
    В то же время, если иных нарушений в отношении оформления материалов заявки при проведении формальной экспертизы не выявлено, направлять запрос заявителю только по указанному выше поводу не целесообразно.
    Проверяя соблюдение заявителем требований, предъявляемых к структуре многозвенной формулы, следует обращать внимание на то, как заявителем обозначена подчиненность зависимых пунктов. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.5 Правил при подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылки на них указываются с использованием альтернативы, например:
    "4. Устройство по п. 1 или п. 3" или
    "4. Устройство по одному (любому) из п. п. 1 - 3".
    Не следует упускать из виду, что пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью. Например:
    "1. Способ получения...
    2. Способ по п. 1...
    3. Способ по п. 2...
    4. Способ по п. п. 2 или 3...
    5. Способ по п. п. 1 или 4...".
    В приведенной формуле четвертый зависимый пункт является пунктом с множественной зависимостью, т.к. он подчинен непосредственно нескольким пунктам - второму и третьему. Включение в формулу такого зависимого пункта не противоречит требованиям Правил. К пунктам с множественной зависимостью относится и пятый пункт рассматриваемой формулы, но среди пунктов, которым непосредственно подчинен этот пункт, имеется четвертый пункт, который сам является пунктом с множественной зависимостью. Именно такая особенность структуры многозвенной формулы, в которой пункт с множественной зависимостью (в рассматриваемом примере - четвертый пункт) служит основанием для другого пункта с множественной зависимостью (для пятого пункта), отнесена к недопустимым.
    Если в формуле, относящейся к группе изобретений, имеется зависимый пункт, в котором указана подчиненность сразу нескольким независимым пунктам, то имеет место нарушение требования последнего абзаца пункта 3.3.2.2 Правил, относящегося к порядку группирования зависимых пунктов, о чем сообщается заявителю.
    При проверке формулы, содержащей несколько независимых пунктов, следует иметь в виду, что Правила не содержат каких-либо требований к последовательности изложения в формуле таких пунктов.
 

1.1.3. Проверка содержания формулы изобретения

 
    1.1.3.1. При проверке правильности изложения формулы необходимо прежде всего установить, содержится ли в формуле указание на то, в отношении какого объекта изобретения испрашивается правовая охрана. Для того чтобы можно было установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней собственно указания непосредственно на тот или иной вид объекта (устройство, способ, вещество и т.д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована "Уборочная машина" или "Прибор для измерения влажности", то ясно, что речь идет об устройстве.
    Не представляется возможным установить, на какой объект испрашивается правовая охрана, если формула представлена, например, в следующем виде:
    "Для тушения лесного пожара используется вертолет, несущий емкости, наполненные составом, подавляющим пламя, который может представлять собой порошок или жидкость".
    В случаях, когда невозможно выявить принадлежность заявленного изобретения к какому-то конкретному объекту, заявителю следует предложить представить характеристику изобретения в соответствии с требованиями подпункта (1.12) пункта 18.3 Правил.
    1.1.3.2. Установив, к какому объекту относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Практике известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего объекта изобретения включает в формулу лишь данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и/или использовании изобретения, например "Транспортное средство, отличающееся (характеризующееся) тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина".
    Если выявлена такая особенность формулы, заявителю в соответствии с подпунктом (1.13) пункта 18.3 Правил направляется запрос с предложением включить в формулу признаки объекта изобретения. При этом целесообразно указать, каким из подпунктов пункта 3.2.4.3 Правил заявителю необходимо руководствоваться.
    1.1.3.3. В том случае, когда формула не содержит отмеченного выше в пункте 1.1.3.2 недостатка и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому объекту изобретения, на который испрашивается правовая охрана.
    Если заявленное изобретение относится к устройству (как объекту изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом необходимо иметь в виду, что Правилами допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).
    В том случае, когда правовая охрана испрашивается на способ, в формуле должны содержаться признаки, перечисленные в подпункте (8) пункта 3.2.4.3 Правил.
    Необходимо принимать во внимание, что одним из признаков, допустимых для характеристики способа, является указание на использование устройства, если это относится к условию реализации действия (или действий) способа. При этом глубина раскрытия устройства в "формуле на способ" определяется тем, что необходимо для получения указанного заявителем технического результата. В каких-то случаях достаточно указания лишь на назначение устройства, выраженное общим понятием (исходный материал измельчают в шаровой мельнице). В иных случаях существенным может оказаться конструктивное выполнение устройства, используемого в способе для осуществления его действия ("слои полотна прошивают с помощью иглы, выполненной полой и имеющей продольное отверстие, длина которого составляет 1/5 длины иглы").
    Анализируя формулу изобретения, относящегося к веществу, следует учитывать содержание подпунктов (3), (4), (5) пункта 3.2.4.3, а также пункта 3.3.4 Правил.
    При этом не должно быть упущено из вида, что формула изобретения, характеризующая композицию, включает кроме входящих в ее состав ингредиентов и признаки, относящиеся к их количественному содержанию. Однако Правилами допускаются и отклонения от этого требования, когда очевидна несущественность таких признаков.
    Независимо от того, к какому объекту изобретения относится заявленное изобретение, при проверке содержания формулы необходимо учитывать следующее обстоятельство.
    Каждому из перечней признаков, приведенных в пункте 3.2.4.3 Правил, предшествует запись "Для характеристики (приводится вид объекта) используются, в частности, следующие признаки:".
    Следовательно, приведенные в Правилах перечни признаков, используемых для характеристики любого объекта изобретения, не являются исчерпывающими. В силу этого обстоятельства считается допустимым наличие в формуле изобретения, кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, признаков, не вошедших ни в один из перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне (т.е. относящихся к иному, чем заявленный, объекту изобретения).
    Так, в формуле на устройство могут (кроме признаков собственно заявленного устройства) содержаться характеристика продукта, для получения которого устройство предназначено, например устройство для формования пластмассовых крышек охарактеризовано с привлечением конструктивных особенностей крышки, или характеристика другого устройства, взаимодействие с которым будет осуществляться лишь при эксплуатации охраняемого устройства, например держатель резца характеризуется конструктивными особенностями резца.
    В формуле на устройство в качестве признака может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать (в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти).
    В силу указанной выше причины в формуле на устройство, кроме признаков этого устройства, могут содержаться признаки, которые по своему характеру являются действием над материальным объектом, а потому "принадлежат" способу как объекту изобретения. "Устройство для обработки полотна, содержащее нагреватель и вытяжные валки, отличающееся тем, что вытяжные валки выполнены обрезиненными, а при нагреве полотна осуществляют его антистатическую обработку".
    1.1.3.4. При анализе содержания формулы с позиции требований формальной экспертизы эксперт не должен забывать о том, что Правила не содержат каких-то специальных ограничений в отношении формы выражения признака. Она может быть словесной или в виде математической зависимости.
    Если речь идет о "количественном признаке", то он может быть выражен как в виде интервала значений, так и в виде единичного значения.
    Нет преград для такого выражения признака, которое на практике часто ошибочно относят к "постановке задачи". Например, "заслонка выполнена так, чтобы обеспечить проход изделия только в одну сторону".
    Если именно такая особенность выполнения заслонки достаточна, чтобы (в совокупности с другими признаками устройства) получить указанный заявителем технический результат, и для такой характеристики признака существует вполне определенный материальный эквивалент, претензий со стороны экспертизы не должно быть. Но если такие претензии и появляются, то они, как правило, представляют собой результат анализа сущности заявленного изобретения, который не проводится на стадии формальной экспертизы.
    Правилами (подпункт (5) пункта 3.3.1) допускается замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежу заявки в тех случаях, когда без такой отсылки невозможно специалисту понять смысловое содержание признака.
    Например, конструктивный элемент устройства имеет сложную геометрическую форму, которую чрезвычайно сложно описать математически или словесно. В такой ситуации в формуле изобретения характеристика такого признака будет выглядеть, в частности, следующим образом: "пластина имеет форму (или выполнена), как это изображено на чертеже (фиг. 1)". Понятно, что в подобной ситуации для понимания смыслового содержания признака будет привлекаться чертеж, а следовательно, последний должен, по крайней мере в этой части, быть выполнен с соблюдением требований, предъявляемых к графическим материалам.
    При проверке содержания формулы изобретения необходимо выявлять случаи замены характеристики признака отсылкой к источнику информации ("мембрана выполнена из материала, раскрытого в описании к патенту США N ___"). На недопустимость такой формы представления признаков в формуле указано в подпункте (5) п. 3.3.1 Правил.
    Эксперт не должен расценивать как недозволенную такую характеристику признака, в силу которой признак на практике ошибочно относят "к негативному". (Например: "диск выполнен без сквозных прорезей"). Если подобная характеристика не приводит к очевидной некорректности с технической точки зрения, то со стороны эксперта претензий к заявителю не должно быть.
    В то же время, если бы заявка рассматривалась на стадии экспертизы по существу, эксперт мог бы, оценивая существенность такого признака, установить, что применительно к примеру с диском существенным является выполнение диска сплошным (а не только без прорезей), и порекомендовать заявителю скорректировать характеристику признака, если это допускают первичные документы заявки. С учетом изложенного выше любая форма выражения признака должна считаться приемлемой, если соблюдены требования подпунктов (4) и (5) пункта 3.3.1 Правил.
    При решении вопроса, связанного с тем, имеет ли место понимание специалистом на основании уровня техники (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил) смыслового содержания признака, следует исходить из того, что формальной экспертизой выявление несоответствия установленным требованиям осуществляется без анализа сущности изобретения.
    К признакам, не соответствующим указанному требованию, заведомо относятся признаки, для характеристики которых использованы понятия типа "специальный", "особый" (датчик специальной конструкции, препарат особого воздействия на организм).
    Если признак в формуле охарактеризован необщепринятым термином (например, впервые "введенным" самим заявителем), в силу чего понимание смыслового содержания такого признака на основании уровня техники невозможно, заявителю предлагается скорректировать формулу (на основе первичных документов заявки).
    В том случае, когда выводу о несоответствии признака требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил должен предшествовать технический анализ заявленного изобретения, решение вопроса о том, имеет ли место нарушение, откладывается до рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу (если такое рассмотрение состоится).
    1.1.3.5. Если в формуле изобретения содержатся альтернативные признаки, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты, то имеет место нарушение требования подпункта (7) пункта 3.3.1 Правил.
    Например, формула изобретения изложена в следующей редакции:
    "Шариковая ручка, содержащая корпус и стержень с пишущим наконечником, отличающаяся тем, что корпус выполнен прозрачным или со сквозными отверстиями".
    В описании содержится прямое указание на то, что при выполнении корпуса прозрачным обеспечивается возможность визуального контроля наполненности стержня, а при выполнении корпуса со сквозными отверстиями достигается выравнивание давления внутри и снаружи корпуса, что обеспечивает равномерное истечение пасты. Если в описании подобной информации не содержится, то эксперту нет необходимости пытаться самостоятельно выявить, имеет ли место нарушение.
    1.1.3.6. При проверке формулы изобретения на соответствие требованиям, предъявляемым Правилами, эксперт устанавливает, относится ли ее независимый пункт к одному изобретению (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).
    Осуществляя такую проверку, эксперт ограничивается выявлением только таких нарушений указанного требования, которые можно обнаружить без анализа сущности заявленного изобретения.
    Например, если независимый пункт изобретения начинается со слов "Способ обработки полотна и устройство обработки полотна", то это уже свидетельствует о нарушении обсуждаемого требования.
    По такой же "упрощенной процедуре" проводится проверка соблюдения заявителем других условий, при которых независимый пункт может считаться относящимся к одному изобретению. (Содержание таких условий подробно рассмотрено в разделе 1.2 настоящих Рекомендаций, относящемся к проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.)
    1.1.3.7. Если изобретение охарактеризовано в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, устанавливается, не приводит ли содержание зависимых пунктов к исключению или замене какого-либо признака или признаков того пункта, которому подчинены зависимые пункты. И в этом случае выявляются только такие нарушения, которые "находятся на поверхности". Например, в независимом пункте указано, что конструктивный элемент подпружинен, а в зависимом пункте в отношении этого же элемента сказано, что он жестко закреплен. Такое противоречие можно выявить, не вдаваясь в сущность изобретения.
    Более глубокого исследования материалов заявки с целью установления соблюдения заявителем требований, установленных в отношении содержания зависимых пунктов формулы, не требуется.
    Если нарушения указанного характера выявлены, то в соответствии с подпунктом (1.15) пункта 18.3 Правил заявителю направляется запрос с предложением внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.
    При этом заявитель может быть поставлен в известность, что изобретения, к которым относится составленная им формула, могут быть представлены (в рамках поданной заявки) в разных независимых пунктах.
 

1.2. Проверка формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу

 

1.2.1. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании

 
    В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.
    1.2.1.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, следует руководствоваться следующим.
    В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 и подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.
    Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.
    Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с выявлением указанного технического результата. Для этого, в первую очередь, анализируется раздел описания "Сущность изобретения", т.к. в соответствии с Правилами именно в этом разделе описания указывается технический результат, раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение.
    Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя и поэтому характер указанного заявителем технического результата не подлежит критической оценке со стороны эксперта <*>.
    


    <*> Последнее не означает, что характеристика технического результата, указанного заявителем, не принимается во внимание при рассмотрении изобретения с точки зрения его принадлежности к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. раздел 1.3.3 настоящих Рекомендаций).
 
    В связи с этим не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата.
    Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения.
    Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, чрезвычайно полезным могут оказаться сведения, приведенные заявителем в разделе описания "Уровень техники" и относящиеся к анализу причин, которые препятствовали получению требуемого технического результата.
    Выявив технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. В противном случае выявление причинно-следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.
    После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.
    В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю предлагается внести его в независимый пункт, при этом предложение эксперта сопровождается соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 19.4 Правил).
    При проверке формулы на этом этапе может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным, при этом уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.
    Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за "отдаленности" тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники) и попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.
    Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, т.к. за выражение сущности "отвечает" указанная совокупность существенных признаков.
    Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Правила не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков не должно быть.
    В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). Проявляя заботу об интересах заявителя (как будущего патентообладателя), эксперт может обратить его внимание на это обстоятельство и на те последствия в отношении объема правовой охраны, которые наступят в случае сохранения в формуле изобретения несущественного признака.
    1.2.1.2. При проверке соблюдения заявителем второго вытекающего из Закона требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подпункт (5) пункта 19.4 Правил).
    Изобретение признается раскрытым в описании, в первую очередь, в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простым и, как правило, не вызывает вопросов.
    Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Так, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие "мальтийский крест", а в формуле он назван "мальтийский механизм" или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван "лениксом" (редко употребляемое, устаревшее название).
    Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.
    В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать это обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.
    Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке и не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным.
    В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.
    Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.
    В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного этим понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака "текстильное волокно" для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.
    Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.
 

1.2.2. Проверка возможности понимания смыслового содержания признаков, включенных в формулу изобретения

 
    Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Законе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Правилах. К таким требованиям относится требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, связанное с возможностью понимания специалистом на основе уровня техники смыслового содержания признака (в условиях ранее действовавшего патентного законодательства это требование связывалось с требованием идентифицируемости признака).
    Не могут быть признаны соответствующими указанному требованию признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки (т.е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации).
    Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм" (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида "прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент").
    При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. При этом содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака.
    В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено.
    Если заявитель настаивает на сохранении редакции формулы изобретения, содержащей признак с указанной особенностью (независимо от того, раскрыт или нет он в описании), она принимается к дальнейшему рассмотрению, но понятия, в силу которых признак признан не соответствующим рассматриваемому требованию, при проверке патентоспособности изобретения не учитываются.
    Если характеристика признака имела, например, вид "датчик температуры специальной конструкции", то для проверки патентоспособности изобретения учитывается характеристика "датчик температуры".
    Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к отрицательным для него последствиям.
    Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной ("температуру материала поддерживают около 160 °C", "ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала") или признаки, "обнаружение" которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.
    Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "мазь Вишневского", "регулятор Уатта"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование подпункта (4) п. 3.3.1 Правил.
    В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.
    Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство - ближайший аналог известно с такими же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.
    Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе <*> отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию пункта 5 Правил о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).
    


    <*> В частности, в изданиях Российской Академии наук, специализированных научно-технических издательств, публикациях, авторами или рецензентами которых являются видные ученые и специалисты.
 
    Так, если в формулу изобретения включен признак "астральное тело", то заявителю нетрудно доказать его широкое использование в литературе до даты приоритета заявленного изобретения. Однако "Краткий словарь современных понятий и терминов" (М.: издательство "Республика", 2000, с. 45) относит термин "астральное тело" к "области оккультных представлений", явно лежащей вне научно-технической области, и поэтому такой признак не может быть признан соответствующим требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил.
 

1.2.3. Проверка формулы изобретения с точки зрения характера результата, для получения которого необходимы включенные в нее признаки

 
    1.2.3.1. Согласно подпункту (4) пункта 19.4 Правил проверка формулы изобретения включает выявление признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим.
    В большинстве случаев технический характер результата, за получение которого "ответственен" тот или иной признак (в совокупности с другими признаками) не вызывает сомнения.
    В тех же случаях, когда сомнение возникает, ориентиром для оценки характера результата может служить содержащийся в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим.
    В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. Примером такой ситуации может быть предложение, относящееся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора.
    Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма. Например, таким результатом является более точное определение границ месторождения полезного ископаемого благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки ранее полученных данных геологической съемки. При этом следует обратить внимание на соблюдение обоих приведенных выше условий и на наличие слова "только" в их формулировке. Если, например, для более точного определения границ месторождения потребовалось бы изменить также сам процесс геологической съемки, то ситуацию нельзя было бы отнести к названной выше.
    Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности. В качестве примера можно назвать способ проведения игры с помощью компьютера, в котором результат указанного вида достигается только благодаря особенностям сюжета игры.
    Далее, получаемый результат не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. Такая ситуация может иметь место, например, если предложено при проведении легкоатлетических соревнований демонстрировать на световом табло наглядные пиктограммы для информирования зрителей об очередном виде легкой атлетики.
    1.2.3.2. В некоторых случаях информация, представленная на носителе, может содержать полезные предписания, при реализации которых достигается результат, не вызывающий сомнения в отношении его технического характера. Ясно, однако, что этот результат не всегда относится к самому носителю. Например, если заявлена книга, охарактеризованная традиционными для данного объекта конструктивными признаками в сочетании с описанием некоторого технологического процесса, составляющего содержание этой книги, то никакие достоинства этого процесса нельзя отнести к книге как объекту заявленного изобретения.
    Но решение данного вопроса не является таким же однозначно негативным, когда носитель является машиночитаемым и на нем записана компьютерная программа, т.е. когда процесс использования записанной на носителе информации осуществляется с использованием технических средств и сама информация предназначена для управления техническим средством.
    Подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил содержит положение, специально посвященное обсуждаемому случаю, т.е. случаю, когда заявляемое изобретение относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности, программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма.
    Согласно этому положению, если технический результат проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в записанной на носителе информации, то он не считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, т.е. к носителю информации или способу его получения.
    Однако согласно тому же положению Правил в отношении машиночитаемого носителя информации такой вывод справедлив не всегда. Если машиночитаемый носитель (в том числе сменный) предназначен для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на носителе программы для вычислительной машины и при таком управлении обеспечивается получение технического результата, то этот результат относится и к самому носителю. Упомянутым техническим средством, работающим под управлением программы, могут быть вычислительная машина, станок с программным управлением и т.п.
    Так, например, сменный машиночитаемый носитель информации - гибкий диск - может быть охарактеризован таким образом, что на нем записана компьютерная программа, автоматически начинающая работать при копировании на диск файлов и обеспечивающая их запись на данный диск в "сжатом" виде <*>. Это позволяет увеличить объем записываемой на диске информации. Диск благодаря записанной на нем программе, работающей указанным образом, приобретает техническое свойство - увеличенную "емкость", присущее ему самому. Ясно, такой результат имеет технический характер и относится к самому заявляемому носителю (диску), охарактеризованному упомянутым образом и обладающему названным свойством.
    


    <*> Разумеется, предполагается, что формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, в частности, признаков реализуемого программой алгоритма, достаточную для характеристики носителя в указанном качестве.
 
    Пример, где должен быть сделан противоположный вывод, относится к заявляемому сменному машиночитаемому носителю - оптическому диску, на котором записана аналогичная упомянутой выше программа в виде, предназначенном для инсталляции на жесткий диск компьютера. Технический результат, аналогичный названному выше, после инсталляции программы будет достигаться при работе компьютера в отношении его жесткого диска. Однако заявляемый носитель - оптический диск с программой, записанной на нем в указанном виде, не будет участвовать в получении этого результата и вообще не будет присутствовать в компьютере. Несмотря на отмеченное достоинство записанной на этом носителе программы, в данном случае носитель не является средством, при изготовлении или использовании которого как-либо проявляются полезные особенности записанной на нем программы. Он "не имеет отношения" к достоинствам этой программы, выполняя обычную для себя функцию - быть средством для записи и хранения информации и допускать возможность ее считывания.